【业务综述】首届粤新专利与技术秘密业务交流会业务综述

发布时间：2022年7月18日 作者：专利委 责任编辑：创新委张鹏

2022年7月10日下午，2022首届“粤新专利与技术秘密法律业务交流会”顺利举办。本次交流会由广东省律师协会专利法律专业委员会、新疆律师协会知识产权法律专业委员会、乌鲁木齐市律师协会知识产权法律专业委员会、新澳门游戏网站入口 专利法律专业委员会、新澳门游戏网站入口 商业秘密法律专业委员会共同举办。交流会内容包括粤新两地律协领导致辞，主题分享、自由交流等环节。本次会议由广东省律师协会专利法律专业委员会主任王永红主持。现将本次交流会内容分享如下：

 

主题一：发明及实用新型专利侵权诉讼中保护范围的确定

一、新澳门游戏网站入口 专利法律专业委员会副主任马戎作主题一交流

（一）通过案例分享讲述专利侵权纠纷案件中的全面比对原则

案件是涉及显示器驱动板卡的专利侵权纠纷案件，原告主张保护涉案专利权利要求1。本案中，作为被告的代理人，首先对涉案专利所要求保护的权利要求1作了全面的梳理，将权利要求1拆解成A-J共计10个技术特征，对比后发现被诉侵权产品中缺少技术特征F“USB HUB芯片”、“若干个USB接口”的技术特征，与委托人多次讨论后确认，委托人在制造被诉侵权产品时并未采用上述USB部件。最终案件以原告撤诉结案。

从本案中得出的代理经验：

在代理案件时，代理律师应当提前与技术人员做细致的沟通，针对所保护的权利要求的技术特征做逐一确认、分析，避免因为被诉侵权产品不具备某一细小的技术特征而不构成侵权，进而导致案件败诉。

（二）结合工具书确定权利要求的保护范围

分享案件涉案专利属于芯片发明专利，由于技术难度较大，代理案件过程中，被告代理律师经与委托人沟通，委托了某家专做芯片分析的公司仅针对被诉侵权产品进行剖片分析，被告代理律师与剖片公司进行沟通，由代理律师通过解读分析报告来确定被诉侵权产品是否落入涉案专利的权利要求保护范围。

对目标芯片进行成分分析、掺杂浓度分析及染色分析。通过SIMS分析可知，目标芯片不具备δP++层，因此目标芯片与技术特征B不一致；通过EDX分析可知，多晶硅之上与其相邻的物质是硅化钛，而不是钛，因此，目标芯片与技术特征I不一致。

由于说明书并未具体明确硼掺杂浓度需要达到多少才能达到涉案专利要求的保护范围，所以无法通过专利授权文件本身界定其专利权的保护范围。

在此情况下，案件最终委托工信部司法鉴定中心进行鉴定。而在代理过程中，被告代理律师参考大量的工具书以明确“过饱和掺杂浓度”，进一步确定涉案专利的保护范围。而司法鉴定意见的结果最终也印证了被告代理律师的观点。

从本案中得出的代理经验：

本案实质上是借助工具书，结合权利要求书、说明书的描述来确定涉案专利权利要求的保护范围。

（三）等同原则之刻意排除

等同特征，是指所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十二条规定：“权利要求采用‘至少’、‘不超过’等用于对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用于对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。”

据此，权利要求具有共识性，上述特征用于对专利权保护范围具有限定作用，专利权人在专利申请阶段对于上述特征用语的表述应给予足够的注意。如果对于本领域普通技术人员而言，专利权人或专利申请人在权利要求中特意强调并有意排除特定技术方案的，不宜再通过适用等同将其纳入。

（四）附图未明确标示

通过案例分享讲述附图未明确标示的情形，能否确定专利权的保护范围。案件一审判决中认为涉案专利权利保护范围不清，无法判断被诉侵权产品是否落入原告专利权的保护范围，不能排除原告专利附图的其他结构或附图未标注的结构为防尘盖。因此，说明书附图5的构型阴影部件不能唯一确认为原告专利中的防尘盖。

二审中明确，对于权利要求记载的某一技术术语所表达部件的理解，并不必然要求说明书给出该部件在产品中的位置连接关系的详细说明或图示，如果本领域技术人员结合说明书公开的内容能够清楚地理解该技术术语所表达的技术含义如结构和功能等，且被诉侵权产品具备与上述结构和功能相对应的部件，则可以认定被诉侵权产品具备涉案专利权利要求中所述的部件。

二、与谈嘉宾广东省律师协会专利法律专业委员会副主任胡子骐分享

（一）什么场合需要确定专利权利要求的保护范围？

在专利确权以及专利侵权认定均需要对专利权利要求保护范围进行确定。

（二）关于专利保护范围确定的法律适用问题

对于最高院的司法解释当中，既有针对专利确权行政案件所做的规定，也有针对专利侵权案件所做的规定，在专利侵权纠纷案件中，关于专利权利保护范围的确定不可直接适用最高院关于专利确权行政案件的司法解释。

（三）关于确定专利权利要求保护范围的基本思路

基本思路其实就是按照《专利法》第六十四条第一款的规定，“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”

具体把握两个原则：

1、综合理解原则，对权利要求的保护范围，必须通过它要传递的发明思想来确定，不可机械地理解权利要求的文字和措辞，而要参考说明书及附图，全面综合地考虑发明创造、现有技术、发明创造要解决的技术问题及预期要达到的技术效果等，在这几个方面的基础上综合确定权利要求的保护范围。

2、折中原则，不可拘泥于权利要求保护范围的字面含义，也不能将权利要求保护范围扩展到本领域技术人员在专利申请日前通过阅读说明书和附图后还需要经过创造性劳动才能联想到的内容。

（四）在专利权利要求保护范围确定时是否需要考虑等同原则？

1、目前有一定争议，认为等同原则还是应当在侵权比对时予以考虑更为合适。

2、等同原则应该是对单个技术特征比对之间的等同，并非是整体技术方案的等同。

3、等同判断的时间节点以被诉侵权发生之时和专利申请之时。

三、与谈嘉宾乌鲁木齐市律师协会知识产权法律专业委员会副主任姚文东分享

（一）如何客观地确定专利保护范围？

专利保护范围是以技术问题为圆点，以技术方案为半径的一个圆，实施例是圆周上的一个点。技术问题决定了专利保护范围是无法随意更改的。法律规定，专利技术方案与被诉侵权技术方案，两个抽象事物进行对比，对比对象就是错误的。

解决举证难问题的方法：在出厂时与使用时技术特征不一致的情况下，实施举证责任转移，由被告承担相应的反证责任。

（二）排除等同判断中的人为干扰，技术手册、技术调查官要优于主观判断。

实践中，等同判断很难做到同案同判。

通过技术手册或者多篇专利文献，在等同对比中做到同案同判，是个好方法，限于常见的技术手段，如果是较为前沿的新技术，技术调查官的效果要好。

 

主题二：商业秘密的秘点归纳

一、广东省律师协会专利法律专业委员会委员郑昌斌作主题二交流

（一）什么可以构成商业秘密？

《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第一条，与技术有关的结构、原料、组分、配方、材料、样品、样式、植物新品种繁殖材料、工艺、方法或其步骤、算法、数据、计算机程序及其有关文档等信息，人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款所称的技术信息。与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、招投标材料、客户信息、数据等信息，人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款所称的经营信息。

（二）什么是商业秘密的秘点？

商业秘密的秘点，在司法实践中也被称为秘密点、秘点、涉密点等，是指权利人在案件中主张的商业秘密具体内容，起到了划分商业秘密的保护范围和权利边界的作用。

结合案例可知，确定商业秘密的秘点是商业秘密案件审理的逻辑起点，原告有义务明确商业秘密的具体内容并指出与公知信息的区别，原则上不能笼统地主张某份资料或某份证据系商业秘密。对于技术秘密而言，秘点可能是够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的技术单元；对于经营秘密而言 ，秘点可能是客户交易习惯、成底线价格这类关键经营信息。

根据商业秘密的类型和载体不同，若原告主张产品技术图纸、工艺或生产流程、技术方案构成技术秘密，则应具体指出设计图纸中的哪些内容、环节、步骤构成商业秘密，指出工艺或者生产流程的具体组成环节，明确每一个具体环节的操作流程、设备需求、工艺标准等内容，明确实施技术方案所需的具体程序、制作工艺、制作方法以及各部分的技术指标设置、具体的连接方式等。若原告主张客户信息或价格策略构成经营秘密，则应准确地指明客户具体名称、联络人、联系方式、交易的过往等信息，指出具体的定价内容和不同的定价方式的选择标准与实施方案。

（三）归纳秘点的意义

1、商业秘密的秘点是商业秘密载体上承载的技术信息、经营信息，而不是载体本身；

2、归纳商业秘密秘点需要基于商业秘密的载体得出，不能超出载体上的技术信息范围；

3、权利人在诉讼过程中不能笼统地将秘点归纳为商业秘密文件囊括的全部商业信息，而是要明确列出商业秘密的秘点，通过具体的文字进行描述，从而明确和固定案件的审理对象；

4、权利人要证明商业秘密构成的理由（符合商业秘密的三性，除最基本的满足非公知性以外，还要求能够实现一定的技术效果以及采取相应的保密措施）；

5、在起诉阶段根据案件的有关侵权事实合理确定商业秘密的秘点范围 ，谨慎披露公司的核心商业秘密，避免造成二次泄露；

6、在诉讼过程或双方鉴定过程中权利人、技术人员、法律人士不断互动、逐步明晰，选择要件完备、权属清晰、把握准确的一个或几个秘密点进行主张。

（四）如何归纳秘点？

1、固定商业秘密的载体并提取商业秘密信息；

2、排除商业秘密信息中的公知信息；

3、根据步骤2的信息，提炼出具体、明确的技术信息或经营信息，从而形成秘密点；

4、将步骤3 的信息和侵权信息比对，提取出双方具有同一性的部分；

5、确定需要主张权利保护的技术秘密点的数量；

二、与谈嘉宾新疆律师协会知识产权法律专业委员会主任、乌鲁木齐市律师协会知识产权法律专业委员会主任周茹分享

（一）大数据分析商业秘密案件难打

商业秘密民事诉讼胜诉率低，不到15%；商业秘密民事诉讼撤诉率超高，达到50%。证据问题是案件中反映出来的直接原因。

（二）从商业秘密侵权案件的新举证规则看维权难度降低

商业秘密权利人需举证：

1、准确识别涉案秘点及承载方式；

2、证明相关秘点构成法律保护的商业秘密，具备秘密性、商业价值和保密性三项要素；

3、提供合理表明商业秘密被侵犯的证据。

三、与谈嘉宾广东省律师协会专利法律专业委员会副主任、新澳门游戏网站入口 商业秘密法律专业委员会主任车小燕分享

（一）技术秘点的梳理决定了商业秘密的保护范围

1、技术秘密由若干个技术秘点组成。

（二）“技术秘点”与“技术信息载体”的区别

以图纸为例，图纸只是权利人需要保护的技术信息的载体。商业秘密保护的对象不是图纸本身（技术信息载体），而是技术图纸多包含的技术信息（也就是技术秘点）

（三）技术秘点的梳理，需分解到最小的技术单元

1、最小技术单元，需要具有某一种功能，实现某种技术效果。

2、避免“过大”：

（1）含有大量公知信息，难以证明具有秘密性；

（2）整体上较难与被控侵权的信息进行比对，可能被认为两者存在明显差异。

（四）做秘点的鉴定，应如何选取？

通常鉴定费跟秘点数量相关联，秘点越多，鉴定的成本就越高、鉴定时间也越长；秘点少，则存在两者不构成实质相同或相似的风险。

梳理技术秘点，不仅要有技术、法律背景，还需要用到经济、管理等多学科的专业知识，需要讲究梳理的技巧。

主题三：外观设计侵权判定中如何考量设计空间？

一、广东省律师协会专利法律专业委员会副主任陈建南律师作主题三交流

（一）设计空间的提出

分享“车轮案”案例：关于相近似性对比：涉案专利和在先设计至少存在三点区别，在设计空间有限的车轮产品上，已经对整体视觉效果产生了显著的影响，在该产品消费者所具有的较高分辨能力下，足以排除混淆。

车轮案案例中的最高院的观点：设计空间是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。对于设计空间极大的产品领域而言，由于设计者的创作自由度较高，该产品领域内的外观设计必然形式多样、风格迥异、异彩纷呈，该外观设计产品的一般消费者就更不容易注意到比较细小的设计差别。相反，在设计空间受到很大限制的领域，由于创作自由度较小，该产品领域内的外观设计必然存在较多的相同或者相似之处，该外观设计产品的一般消费者通常会注意到不同设计之间的较小区别。

最高院近期关于外观设计侵权判定步骤的裁判观点：

（1）以一般消费者的眼光，就专利设计和被诉侵权设计的异同点进行客观、全面的总结；

（2）以现有设计为参照，以产品正常使用为前提，确定区别于现有设计以及容易被直接观察到的设计特征；

（3）结合各自设计空间的大小，逐一评估上述设计特征对整体视觉效果影响的权重；

（4）回归“整体观察、综合判断”的原则，得出结论。

（二）设计空间的影响因素

最高人民法院《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（2020年）第十四条规定，设计空间受如下条件的限制：① 产品的功能、用途；② 现有设计的整体状况；③ 惯常设计；④ 法律、行政法规的强制性规定；⑤ 国家、行业技术标准；⑥ 需要考虑的其他因素。

北京市高级人民法院《专利侵权审判指南（2017）》第83条规定，设计空间受如下条件的限制：① 产品或其中零部件的技术功能；② 采用该类产品常见特征的必要性；③ 现有设计的拥挤程度；④ 其他可能对设计空间产生影响的因素，如经济因素（降低成本）等。

对于设计空间以及创作自由度，举证方法：

（1）外观设计专利评价报告：《外观设计专利评价报告》通常会对设计空间、现有设计、惯常设计等作出评价。原告可以提交评价报告，用以说明涉案产品具有较大的实际空间，被控侵权产品上存在的细微差异不会对整体视觉效果产生明显的影响。

（2）专利无效宣告审查决定书：专利无效宣告审查决定书会对涉案专利以及对比文件进行详细评价，尤其是现有设计的现状、惯常设计、授权外观设计区别于现有设计的设计特征等，这些评价对于确定设计空间具有重要的参考价值，有助于法院理解现有设计状况、清楚划分设计空间的大小范围。

（3）技术功能对设计空间的影响：最高院“摩托车车轮案”在考虑设计空间这一因素时，应该认识到，设计空间的大小是一个相对的概念。随着现有设计增多、技术进步、法律变迁以及观念变化等，设计空间既可能由大变小，也可能由小变大。

（4）惯常设计：惯常设计仍有设计空间

（5）在先判决对设计空间的影响：前案的判决可以作为参考依据之一，但是仍然需要以被诉侵权行为发生时涉案专利的设计特征空间挤占程度以及其他需要考虑的因素作为设计空间判断的标准。

（6）同一专利在不同案件中设计空间的不同认定。

二、与谈嘉宾广东省律师协会专利法律专业委员会副主任、新澳门游戏网站入口 专利法律专业委员会主任孙大勇分享

（一）设计空间概念的由来

从世界范围看，设计空间作为一个重要的外观设计方面的法律概念最早出现在欧洲的相关立法中。1991 年欧共体委员会发布了《关于工业设计法律保护的绿皮书》，《绿皮书》认为，设计者的自由度由于技术或营销的原因越受限制，那么即使是细微的区别也有可能构成独特设计，法官可以认为相关公众将会更加关注两个相似设计细小方面的差别，反之，当设计者的自由度并无多少限制时，那么即使在后设计作出了相当程度的变化，也有可能对在先设计构成侵权。在《绿皮书》看来，设计空间与相关公众或判断主体的认知水平密切相关，这与最高人民法院在“车轮”案中的理解是一致的。

在最高人民法院作出的（2010）行提字第5号车轮案中，最高院认为，设计空间对于确定相关设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力具有重要意义；在外观设计相同或者相近似的判断中，应该考虑设计空间或者说设计者的创作自由度，以便准确确定该一般消费者的知识水平和认知能力；设计空间的大小是一个相对的概念，是可以变化的，在专利无效宣告程序中考量外观设计产品的设计空间，需要以专利申请日时的状态为准。

设计空间是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。设计者在特定产品领域中的设计自由度通常要受到现有设计、技术、法律以及观念等多种因素的制约和影响。特定产品的设计空间的大小与认定该外观设计产品的一般消费者对同类或者相近类产品外观设计的知识水平和认知能力具有密切关联。

1、设计空间对于确定相关设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力具有重要意义。在外观设计专利与在先设计相同或相近似的判断中，可以考虑设计空间或者说设计者的创作自由度，以便准确确定该一般消费者的知识水平和认知能力。

2、设计空间的大小是一个相对的概念。在设计空间极大的产品领域和设计空间受到极大限制的产品领域这两个极端之间，存在着设计空间由大到小的过渡状态。同时，对于同一产品的设计空间而言，设计空间的大小也是可以变化的。随着现有设计增多、技术进歩、法律变迁以及观念变化等，设计空间既可能由大变小，也可能由小变大。因此，在专利无效宣告程序中考量外观设计产品的设计空间，需要以专利申请日时的状态为准。

由此可看出，我国主要借鉴欧洲立法关于设计空间的概念，因此在研究我国的设计空间的法律概念注意研究欧共体的相关立法与判例。

（二）设计空间考虑的时间节点

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十四条规定，人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）第十四条规定：人民法院认定外观设计专利产品的一般消费者所具有的知识水平和认知能力，应当考虑申请日时外观设计专利产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

北京高院《专利侵权判定指南》第82条，一般消费者，是一种假设的“人”，对其应当从知识水平和认知能力两方面进行界定，界定时应当考虑外观设计专利申请日时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。

以上规定可看出，在判断外观设计专利侵权时，应当考虑被诉侵权行为发生时；在判断外观设计专利是否有效时，应当考虑外观设计专利申请日。但是其存在一个矛盾点，即设计空间受其他因素影响，会存在变大变小的情形。从而出现，创新程度不大的外观设计得到强保护，而创新程度很大的外观设计专利获得弱保护。该如何平衡创新程度与保护强弱相适应的问题，值得进一步探讨。

此外，最高院的司法解释与北京高院就相关时间节点不一致的问题该如何协调，尚须北京高院作出进一步明确。

（三）设计空间考虑的时机

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

基于上述规定，外观设计特征可以划分为现有设计特征、创新设计特征、功能设计设计特征、易观设计特征、内部结构和材料设计特征。因此，什么时候考虑设计空间的问题可以做如下考量：首先，考虑创新性设计特征时。当创新性的设计特征与现有设计区别较小时就需要考虑设计空间的问题。其次，作为创新设计特征，判断其与被控侵权产品之间是否有区别，在区别较小时，就需要考虑到设计空间的问题。

三、新疆律师协会知识产权法律专业委员会委员巴音其其律师与谈

（一）设计空间的判断

引用嘉权专利商标事务所林伟峰的《外观设计检索和分析中的设计空间的划定和意义》：

应用“设计空间”的基本方法步骤

第一步：识别出外观设计专利的所有特征

第二步：过滤掉以下特征：主要由技术功能决定的设计特征：产品的材料、内部结构等特征，该步骤也可以放在第三步以后；

第三步：基于外观设计专利的整体外观，进行现有技术检索，检索出若干个与外观设计专利相近的现有外观设计，形成现有技术集；

第四步：将外观设计专利的逐个特征与现有技术集进行比对，筛选出未在现有技术集中出现的特征；

第五步：这些区别现有技术的特征，对外观专利产品的整体视觉效果产生显著的影响，共同构成了本外观设计的设计空间；

第六步：划定设计空间大小，若区别特征数量在经过过滤的总特征数量中占比较高，则一般可认为设计空间较大。

（二）巴坦木花帽案例

上诉人麦麦沙力·吾斯曼因与被上诉人阿布都维力·巴拉提侵害外观设计专利权纠纷一案。

上诉人提交了新疆人民出版社出版的名为《新疆维吾尔民间华贸图案集》及新疆美术摄影出版社出版的《维吾尔刺绣图案集》两本书，但提交的该两本书记载的刺绣及花帽图案中，没有与涉案外观专利设计近似或相同的图案，该两本书反而证明，维吾尔族巴坦木花帽图案众多，各种图案上巴坦木杏核的数量及排列不一，存在多种设计空间。经本院调查发现，新疆维吾尔族自治区博物馆及目前现有的相关书籍记载的传统维吾尔族巴坦木花帽设计图案与涉案外观专利设计图案存在明显不同，故涉案外观设计专利受法律保护并不直接限制维吾尔族人民群众巴坦木花帽的发展变化。

（三）水果机案例

在控制面板的图案、旋钮或按钮等构成要素的形状和布局不同而构成不同形式的控制面板的情况下，尽管该面板占果汁机整体外观设计的比例较小，但二者区别并不属于局部细微差异，被诉侵权产品未落入涉案专利保护范围。

交流会尾声

王永红主任首先回顾了本次交流会的精彩发言，认为本次交流会主题突出、内容充实、成果丰硕。希望省、市律协今后能上下联动举办更多的主题活动，把活动办成交流常态，促进各方实务有机融合，相互赋能，共同推进知识产权法律服务员更好更快发展。

本次交流会采用腾讯网络会议方式进行，任何观众可以通过腾讯会议软件加入本次交流会相互进行交流。据不完全统计，参加本次交流会的观众包括律师、学者等共计100多人。与会人员就知识产权相关主题进行了交流分享，提升知识产权律师的专业能力和水平等问题进行热烈交流讨论，共同促进律师在知识产权业务领域创新开拓、探索研究，以积极进取的姿态拥抱知识产权这个业务蓝海！

（以上仅代表与会者自己的观点并不代表律协观点）

 

供稿人：专利法律专业委员会