【业务综述】“2021年度商业秘密典型案例评析”专题研讨会业务综述

发布时间：2022年4月19日 作者：商业秘密委 责任编辑：创新委张鹏

2022年4月10日，由新澳门游戏网站入口 商业秘密专业委牵头举办的“2021年度商业秘密经典案例评析”专题研讨会圆满结束。

本次研讨会有幸邀请到北京金诚同达律师事务所高级合伙人、中华全国律协知识产权专业委副主任——李德成律师作为主讲嘉宾。李律师对高新技术领域核心技术法律保护的实践经验丰富，长期从事知识产权诉讼、技术秘密保护、上市与并购中知识产权专项服务。李律师还参与了一系列与商业秘密有关的立法、修法活动，多次带领具有重大影响的商业秘密等案件，在知识产权法律领域有着重要的影响力。

本次研讨会具体内容分享如下：

一、科创板上市过程中技术秘密问询问题

上市问询主要涉及到的法律规定为：

（1）《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（2020年修正）

第十二条（三）

发行人不存在主要资产、核心技术、商标等重大权属纠纷、重大常在风险、重大担保、诉讼、仲裁等事项；经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》

第十三条 影响发行人持续经营能力的重要情形有哪些？

（九）对发行人业务经营或收入实现有重大影响的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术存在重大纠纷或诉讼。

(2)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则41号》——科创板公司招股说明书。

第三十三条

（一）技术风险，包括技术升级迭代、研发失败、技术专利许可或授权不具有排他性、技术未能形成产品或实现产业化等风险；

（五）发明风险，包括重大技术、产品纠纷或诉讼风险，土地、资产权属瑕疵，股权纠纷，行政处罚等方面对发行人合法合规性以及持续经营的影响。

第五十三条

发行人应披露对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素的构成，分析各要素与所提供产品或服务的内在联系，是否存在瑕疵、纠纷或潜在纠纷，是否对发行人持续经营存在重大不利影响。

发行人与他人共享资源要素的，如特许经营权，应披露共享的方式、条件、期限、费用等。

第五十四条

与其他单位合作研发的，还应披露合作协议的主要内容、权利义务发奋约定以及采取的保密措施等

第六十二条（七） 发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等事项，经营环境已经发生或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

(3)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则42号》——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件

第七条（一）

发行人拥有或使用的对齐生产经营有重大影响的商标、专利、计算机软著著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权等产权证书清单（需列明证书所有者或使用者名称、证书号码、权利期限、取得方式、是否及存在何种他项权利等内容）

对发行人有重大影响的商标、专利、专有技术等知识产权许可使用协议。

二、员工携密跳槽不正当手段认定的影响

适用的法律条款：

适用《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第五条  实施刑法第二百一十九条规定的行为造成的损失数额或者违法所得数额，可以按照下列方式认定：

（一）以不正当手段获取权利人的商业秘密，尚未披露、使用或者允许他人使用的，损失数额可以根据该项商业秘密的合理许可使用费确定；

（二）以不正当手段获取权利人的商业秘密后，披露、使用或者允许他人使用的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定，但该损失数额低于商业秘密合理许可使用费的，根据合理许可使用费确定；

（三）违反约定、权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定；

（四）明知商业秘密是不正当手段获取或者是违反约定、权利人有关保守商业秘密的要求披露、使用、允许使用，仍获取、使用或者披露的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定；

（五）因侵犯商业秘密行为导致商业秘密已为公众所知悉或者灭失的，损失数额可以根据该项商业秘密的商业价值确定。商业秘密的商业价值，可以根据该项商业秘密的研究开发成本、实施该项商业秘密的收益综合确定；

（六）因披露或者允许他人使用商业秘密而获得的财物或者其他财产性利益，应当认定为违法所得。

前款第二项、第三项、第四项规定的权利人因被侵权造成销售利润的损失，可以根据权利人因被侵权造成销售量减少的总数乘以权利人每件产品的合理利润确定；销售量减少的总数无法确定的，可以根据侵权产品销售量乘以权利人每件产品的合理利润确定；权利人因被侵权造成销售量减少的总数和每件产品的合理利润均无法确定的，可以根据侵权产品销售量乘以每件侵权产品的合理利润确定。商业秘密系用于服务等其他经营活动的，损失数额可以根据权利人因被侵权而减少的合理利润确定。

商业秘密的权利人为减轻对商业运营、商业计划的损失或者重新恢复计算机信息系统安全、其他系统安全而支出的补救费用，应当计入给商业秘密的权利人造成的损失。

三、技术秘密惩罚性赔偿以及技术贡献率等问题

1.侵权人构成恶意侵权

综合考虑被告与原告或者利害关系人之间的关系、侵犯商业秘密行为和手段的具体情形、从业时间、受保护记录等因素认定被告主观上是否存在故意。对于下列情形，可以初步认定被告具有侵犯商业秘密的故意。

①被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人；

②被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过或知悉被侵害的商业秘密；

③被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过或知悉被侵害的商业秘密；

④被告以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取原告的商业秘密；

⑤被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为；

⑥其他可以认定为故意的情形。

2．惩罚性赔偿倍数的考虑因素

综合考虑侵犯商业秘密行为的手段、次数、性质、侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素，认定情节是否严重。被告有下列情形的，可以认定为情节严重：

①因侵犯商业秘密被行政处罚或者法院裁判其承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；

②以侵权为业；

③伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；

④拒不履行保全裁定；

⑤侵权获利或者权利人受损巨大；

⑥侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；

⑦其他可以认定为情节严重的情形。

3.以侵权为业公司的法定代表人，实际控制人的法律责任

法定代表人、实际控制人全程参与生产经营活动，在侵权活动中起主要作用的，应对公司的全部赔偿数额承担连带责任。

4.最高院按照技术秘密的贡献程度作为赔偿基准

一审认为：原告主张的工艺、流程、设备的技术信息构成商业秘密，而配方不构成技术秘密。最高院认为被告侵权按照涉案技术秘密的贡献程度50%进行调整。

5.专家意见

原告技术秘密涉及技术秘密对生产涉案合格产品起到关键作用，非法使用涉案技术秘密行为与生产销售侵权产品获利之间的因果关系已经确立，且被告并未提出证据证明生产涉案产品还用到了涉案技术秘密之外的其他技术并产生实质性的贡献，因此二审酌定贡献率的必要性必然受到质疑。将技术贡献因果关系的事实查证量化为“贡献率”审判思路值得反思，对权利人在寻求司法救济的证据准备时带来非常大的困惑，因为一旦所主张的部分技术秘密不成立则可能导致损失数额基数被机械地用减法甚至是除法来计算的结果，显然不合理，值得反思并希望能够得到及时和必要的纠正。

四、商业秘密使用人的商业秘密问题（倒卖苹果拟上市手机3D图被判侵犯商业秘密罪）

1、商业秘密使用人或许可人也符合诉讼主体资格

根据《刑法》第219条3款规定：

有下列侵犯商业秘密行为之一，给商业秘密的权利人造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：

　　(一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的；

　　(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的；

　　(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。

明知或者应知前款所列行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密的，以侵犯商业秘密论。

本条所称的权利人，是指商业秘密的所有人和经商业秘密所有人许可的商业秘密使用人。

2．同一性判断问题

同一性鉴定应将侵权行为对应的技术秘密载体与权利人主张的密点进行比对，而不是与权利人的技术秘密载体（图纸）进行比对。这里需要说明的是，权利人主张的密点是商业秘密保护的对象，其范围是明确的，技术特征是具体的。将侵权行为对应的技术秘密载体与密点做同一性鉴定，是为了证明非法披露的犯罪事实，这是重要的但非唯一的证明方法。权利人的技术秘密载体（图纸），是为了正确理解秘密点范围及技术特征而提供的证据，同时也是权利人所主张的密点真实性的直接而重要的证据。

五、香兰素商业秘密案法定代表人连带赔偿1.59亿

1.本案本可以适用惩罚性赔偿，但因为诉讼请求及新旧法律适用衔接的原因，惩罚性赔偿的请求未被支持；

2、采用了以销售利润计算的赔偿额作为实际损失认定的依据。

3、法定代表人构成共同侵权，并判决与其他被告承担连带责任。

4、二审在评价证据的真实性、合法性和关联性时，强调了超出举证期限提交证据的情况，但没有给与足够和必要的重视。

5、针对技术秘密案件当事人举证能力有限的现实状况，结合与其他证据相互印证的事实，综合评判后采纳了当事人单方制作的证据。

6、最高人民法院认为权利人在行驶民事救济后，对于可能构成商业秘密刑事犯罪的案件，应该已送公安机关处理。

六、“违约型”和“侵权型”商业秘密侵权的责任承担

专家观点：

违约型侵犯商业秘密的行为人对商业秘密的占有是合法正当的，较盗窃等不正当手段获取商业秘密行为而言社会危害性相对较小，所以在入罪门槛上应当与侵权型侵犯商业秘密的行为有所区分。

案发时涉案技术秘密已经建成生产线尚未生产，或者正在试产，或者生产部分产品尚未销售等，按照司法解释的规定以“权利人因被侵权造成销售利润的损失”将无法定罪，显然这有悖于严厉打击侵犯商业秘密犯罪行为的导向，期望能够做出必要的修改。

六、软件源代码技术秘密中实质相同的认定

本案涉及离职员工在职期间筹划设立公司，将原单位商业秘密带到新设立公司使用的行为，在软件商业秘密同一性鉴定和共同侵权认定等三方面值得关注。

（1）关于程序代码的表达：形式表达即静态数据库表中体现为字段名称、字段数量、表的名称等，动态过程/函数中，体现为执行逻辑功能所展现的具体语句等。内容表达即静态数据库表中，体现为实体关系模型、字段存储内容等，动态过程/函数中体现为实际需要实现的逻辑功能。

（2）分析比对数据库表、存储过程和函数：本案比对结果显示两者在8个工作流数据库，6个数据表单，2个数据列表，1个工具条库，2个系统参数库，3个系统基础功能库，2个组织机构及用户库，1个权限授权库，1个站点菜单库和2个项目管理库等方面相同。

（3）基于数据表单之间、表与过程/函数之间各自具有独立的作用，基于交互亦存在的紧密联系综合进行分析评判：认为上述实质相同的部分主要体现为内容表达方面，内容的选择、实现和布局足够具体，达到为更好展现软件内容、实现软件功能所应有的标准。据此认定，涉案软件被诉内容在具体层面上与涉案商业秘密具有相当的一致性，其内容来源于涉案商业秘密。

2、确定赔偿额时充分地考虑了侵权内容与涉案软件价值的关联关系

（1）数据库文件在管理系统软件中具有一定作用，数据库设计对管理系统软件的需求实现具有较大意义；

（2）涉案商业秘密系数据库文件，数据库文件仅为软件的一部分，其价值亦仅为软件价值的一部分

（3）商业秘密中数据库表在理正公司软件中占比较高，存储过程及函数在理正公司软件中占比较低，涉案商业秘密在大成华智公司出售的软件中占比较低。